作者

力久律师事务所

法务部 昝艾佳

说起“MK”，你想到的是轻奢休闲风的美国品牌Michael Kors还是主要销往海外的定价较低的汕头建发厂生产的包袋呢（嘿嘿，这还是个问题吗）？

作为轻奢品牌的Michael Kors成立于1981年的纽约，是由设计师本人创设的同名品牌。在2011年进入中国市场后经营规模迅速扩大，借助于明星带货等各种品牌效应，Michael Kors手提袋深受学生党和刚入职场的年轻人欢迎，消费者为便于呼叫，常常将其称为MK包包，MK也成为了Michael Kors的简称。关注栗子的姐姐们，谁的衣柜里又没有一个承载青春记忆的Michael Kors包包；关注栗子的妹妹们，谁的购物车里面又没有几个种草已久的Michael Kors包包呢？哈哈，“包治百病”呀！

设计师：Michael Kors

图片源自于迈克尔高司商贸（上海）有限公司官网

（www.michaelkors.cn）

然而这样一个已享有盛誉的品牌，却在2017年被另一家“MK”以商标侵权为由告上了法庭。

案情简介

汕头市澄海区建发手袋工艺厂（下称建发厂）是第18类手提包“”商标的注册人，认为迈可寇斯（瑞士）国际股份有限公司及其上海公司（下称迈可寇斯公司及其上海公司）等在第18类手提包等商品上使用“”、“”、“”、“”标识，构成对其商标权的侵害，起诉到了杭州中院。杭州中院作出了一审判决：驳回建发厂的诉讼请求。建发厂不服一审判决，上诉到浙江省高级人民法院，二审法院经审理后认为，原审判决事实清楚、证据充分，适用法律基本正确，作出了二审判决：驳回上诉，维持原判。

争议焦点

原告--建发厂是成立于1993年的一家个人独资企业，于1999年取得了注册号为第1244366号商标（核定使用在第18类上）【“”】。主张被告未经许可长期生产、销售、宣传“MK”品牌箱包产品，侵犯了其商标专用权。经过杭州市中院、浙江省高院两级法院审理，本案的争议焦点主要集中在：（1）被告对被控侵权标识的使用是否属于在第18类商品上的商标性使用；（2）被告对被控侵权标识的使用是否侵犯了原告的商标专用权。

第1244366号

01、是否属于在第18类商品上的商标性使用。

法条索引：

《商标法》第48条：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。

本案中，虽然被告—迈克寇斯公司辩称其对被控侵权标识是在产品金属装饰扣及相应的广告宣传册上使用、在店面装潢中使用以及在产品内衬、垫纸上使用，认为不属于在第18类商品上的商标性使用。法院认为，首先，此案中的金属装饰扣并非可单独销售的商品，而是作为包包的配件与被控侵权包袋一并销售。在金属装饰扣上使用被控侵权标识是用于识别包袋的来源与提供者而非该装饰扣的来源。因此，该使用行为属于在第18类（箱包etc）商品上的使用，另外，包括在专卖店装潢、官网、微信客服短信以及产品内衬、垫纸、会员计划书上的使用，都是商标性使用；其次对于被告主张“MK”是用以指代“Michael Kors”，应属于描述性行为，法院认为，“Michael Kors”属于被告在第18类（箱包）商品上注册使用的商标，“MK”作为简称起到的仍是标示商品来源的作用，因此，仍然属于商标性使用而非描述性使用。

02、是否侵害了建发厂的注册商标专用权，是否构成反向混淆（敲黑板，重点来啦）。

法条索引：

《商标法》第57条：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（1）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（2）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；……

A. 被控侵权标识与涉案商标是否构成相同商标。

根据《商标法》及相关规定可知，商标相同是指被控侵权的商标与原告注册商标相比较，两者在视觉上基本无差别。本案中，涉案商标“”是“m”和“k”两个英文字母的组合，在字母的字体设计上有其自身的显著性，在小写字母的基础上作了简单的艺术加工；而被诉侵权标识“”则是将大写字母M的右侧竖线与大写字母K的左侧竖线结合在了一起，使其成为一个整体的图案而使得与涉案商标有较为明显的差异。因此，被控侵权标识与涉案商标并非相同商标。

B. 被控侵权标识与涉案商标是否构成相似，若相似，是否构成反向混淆。

根据《商标法》及相关规定可知，认定被诉侵权标识与涉案商标是否构成相似不仅仅要对诉争标识文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色等构成要素的近似性进行判断，而必须考虑是否会造成相关公众的混淆误认。

按照被混淆商标的顺序不同，可将混淆分为正向混淆与反向混淆。正向混淆是指在后使用标识与在先商标发生混淆，在后使用标识通过混淆不当利用在先商标的知名度与商誉；反向混淆是指在先商标与在后使用标识发生混淆，导致在先注册商标与其所标示的商品之间建立的稳定联系被割裂，使得相关公众可能误认为在先使用商标的商品或服务来源于在后使用标识的经营者，从而使在先商标丧失独立性。

反向混淆旨在保护弱小商标权人，制止在后使用人利用其自身雄厚的经济实力与强大的市场地位，来强行使用本已由他人注册的商标相同或近似的标识，使得在先商标的权利人的声誉与地位被覆盖，无法发挥商标本应具备的识别商品/服务来源的作用。二审法院认为，判断是否构成反向混淆，应秉承与正向混淆基本相同的裁量标准，结合诉争标识使用的强度，以及涉案商标的显著性、知名度等方面综合考虑。

本案中，首先，涉案商标的显著性较弱。涉案商标是由m和k两个英文字母的小写字母构成，仅在字体上进行了简略的美化；其次，涉案商标不具有较强显著性与知名度。涉案商标于90年代便在商标局进行了注册，而被控侵权标识的使用商品品牌Michael Kors在2011年才进入中国市场。涉案商标的权利人—建发厂，是一家主要做对外贸易的企业，未在国内有大量销售使用涉案商标的箱包商品，建发厂并未一直延续努力在第18类（箱包）商品上使用涉案商标，涉案商标并未通过其权利人建发厂后期的使用获得较强的显著性与知名度。反之，在Michael Kors入驻中国后，建发厂开始在箱包商品上大量申请注册并使用与被控侵权标识相似的标识，其追求的并非自有商标的品牌建设和市场地位，而是带有主观恶意的去追求与被控侵权标识所标示的商品的来源混淆带来的利；最后，Michael Kors在进入中国市场后，经营规模迅速扩大、知名度与影响力也直线提升，对于其中高档价位的定位，也使得其拥有了较为固定的消费人群。而涉案商标所标示的商品主要为销往海外、价格低廉的商品，与被诉侵权标识所标示的商品有明显的差异，普通大众不会将二者进行混淆。由此可见，在客观上既不会造成相关公众的正向混淆、也不会造成反向混淆。

反向混淆破坏的不仅仅是在先商标权利人的合法权益，更是在破坏公平竞争下健康的市场环境与秩序，应当予以制止、对合法权利人应给予保护。然而，这样的保护不等于不受限制的保护，尽管我国商标法对反向混淆并没有特别的规定，但应当参照正向混淆的标准，否则极可能导致显著性越低、知名度越小的商标越容易被构成反向混淆，这些自身并未对商标的发展作出真诚努力的权利人更容易获得法律的保护，不应鼓励诸如上述未积极使用商标而仅依享有的注册商标专用权来谋取不正当利益，这显然是不正确的。

栗子温馨提示：无论因为什么原因，让在先商标和在后的知名商标撞车，但并不意味着在先权利人利用反向混淆制度就一定能取得法院支持哦。较弱的在先商标是否能够获得保护，还是要看在先商标权利人的主观意图，实际使用情况，是否通过诚信努力经营赋予了在先商标相应的商誉及价值，是否实际可能导致混淆等因素来考量。所以，“包”虽可治百病，但也要擦亮眼睛，问问内心哦~~