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《美国发明法案》部分条款9月16日生效
发布者:中华人民共和国国家知识产权局  作者:  发布时间:2012-09-19  浏览量:2668次

PCT申请人要尽快适应变化,更好保护权益

  2011年9月16日,美国总统奥巴马签署了对美国专利法进行全面修订的《美国发明法案》(America Invents Act,简称AIA)。这是近60年来美国专利法最大、最全面的一次修订,给美国专利制度带来了深远影响。其中,人们普遍关注的重大修改点包括:将美国以往坚持的“先发明制”改为“先申请制”;对最佳实施例、现有技术和宽限期等制度进行了调整;增加了优先审查制度、对微型实体的优惠政策、有关虚拟标识的规则、对商业方法专利设立特别的授权后重审程序,以及设立美国专利商标局的卫星局等。

  此次修订与通过《专利合作条约》(PCT)提交的国际专利申请的申请人密切相关的一点是:自2012年9月16日起,AIA第四节的内容正式生效,美国专利法不再要求将全体发明人作为专利申请人,可以由发明人以外的人(如受让人)提出专利申请。相应地,发明人誓词或声明的内容也作了调整。据此,PCT国际专利申请也进行了相应的调整,即自2012年9月16日当天及之后提出的PCT国际专利申请,在PCT请求书中可以将法人作为对所有指定国的申请人,而发明人可以仅作为发明人列出相关信息。以下笔者就PCT国际专利申请中,请求书的调整内容及填写、申请人应注意的事项进行归纳总结,以期对中国PCT申请人有所帮助。

  PCT请求书的调整与填写

  对于广大PCT申请人来说,此次美国专利法的修订给PCT体系带来的最为明显的变化莫过于请求书(即PCT/RO/101表格)的填写。自2012年9月16日当日及之后提出的PCT国际专利申请,申请人需使用新的请求书进行填写。与此前的请求书相比,主要变化体现在请求书“第II/III栏”、“第VIII栏(iv)发明人资格声明”以及“第IX栏国际专利申请所附文件清单”。

  1. 请求书第II/III栏的填写

  在请求书第II栏,第一申请人的指定国信息仅分为两种情况,即“所有指定国”和“补充栏中注明的国家”, 也就是说,无论第一申请人是否同时也是发明人,都可以将其作为对全部指定国的申请人。同样的,在请求书第III栏,其他申请人和/或(其他)发明人信息,也作了如上调整。因此,如果在这一栏中填写发明人信息,可以仅将其身份选为“发明人”,并列出其姓名、地址。

  2. 请求书第VIII栏(iv)发明人资格声明的填写

  由于AIA仍然要求提供发明人誓词或声明,因此PCT请求书中保留了“为指定美国的目的而提交发明人资格声明”,但是声明的具体内容进行了如下调整:

  首先,发明人资格声明的内容进行了简化,不再要求写明“向美国以外的国家提出的,其申请日早于所要求的外国优先权申请的申请日的任何专利申请或者发明人证书申请,包括指定至少一个除美国以外的国家的任何PCT国际专利申请”,仅需要声明人确认其确实是原始的发明人,并同意接受提供虚假信息所带来的惩罚等。其次,对于发明人信息的披露,需要提供姓名、居所和邮寄地址,但不再填写其国籍。此外,签字的要求没有变化,与原来一致,即必须由发明人本人签字,而不是代理人或其他人。

  需要指出的是,PCT国际专利申请在国际阶段,因某种原因发明人未能签字并提交声明的,可以在该PCT国际专利申请进入美国国家阶段时再提交发明人誓词或声明,其效力是一致的。

  3. 请求书第IX栏附件清单的填写

  在AIA上述与PCT申请人相关的改革内容生效之前,PCT国际专利申请中有这样的要求,即指定美国的申请人或发明人应签署请求书,若缺少其签字,要提供关于“缺少签字的解释”,并作为“国际专利申请的附件”填写在请求书第IX栏附件清单的第五项。随着AIA这一部分内容的生效,新的PCT请求书第IX栏取消了第五项“缺少签字的解释”,因此申请人今后不需要再提交该解释。

  PCT申请人应注意的事项

  1. 及时下载最新版PCT请求书

  鉴于PCT请求书的上述改变,建议PCT申请人自2012年9月16日起使用新的请求书,该请求书可以在国家知识产权局官方网站“专利合作条约专栏”下载。申请人如果使用了旧表格,并且将企业作为了“对除美国以外的所有指定国的申请人”,可以根据《专利合作条约实施细则》第92条,向作为PCT国际专利申请受理局的国家知识产权局提出著录项目变更请求,将该企业变更为“对所有指定国的申请人”。

  2. PCT-SAFE软件的使用注意事项

  由于PCT-SAFE软件需要很长一段时间来完成其软件更新(国际局计划将于2013年1月前完成相关工作),因此目前使用的PCT-SAFE软件尚不能体现这些变化。在这种情况下,申请人在2012年9月16日当日及之后,使用目前的PCT-SAFE软件填写请求书时,可以更改软件默认的勾选项。也就是说,“法人申请人”一栏会被软件默认为“对除美国以外的所有指定国”的申请人,申请人可以将此更改为“所有指定国”,同样,不必将软件中的“发明人”勾选为“对美国的申请人”。

  3. 撤回程序的签字要求

  对于在2012年9月16日之前提出的PCT国际专利申请,当申请人主动撤回申请时,需要全体申请人的签字,这也包括那些被列为”对美国的申请人”的发明人的签字。这就意味着,对于发明人分布在不同国家的跨国公司来说,提供这些发明人的签字并不能在短时间内完成。而随着上述条款的生效,今后的PCT国际专利申请将不必把发明人作为“对美国的申请人”,在进行撤回程序时,也不需要提供那些不作为申请人的发明人签字。因此,可以预见,对于2012年9月16日当日及之后的PCT国际专利申请,如果申请人希望进行有关的撤回程序,程序上将更加简便。

  综上所述,PCT申请人自2012年9月16日起,应当及时下载新的请求书;对于使用PCT-SAFE软件的申请人,应当及时关注国家知识产权局官方网站“专利合作条约专栏”的软件更新信息,并及时下载最新软件。虽然申请人可能需要花费一段时间去适应这些新变化,但总体来看,近期生效的AIA有关PCT的条款对PCT申请人是有利的,申请人应当充分了解其内容,以便更好地保护自己的权益。(知识产权报)