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美国提交第三方意见的两种方式
发布者:四川力久律师事务所  作者:  发布时间:2021-12-28  浏览量:291次

授权前异议(Third-party Pre-Issuance Submissions)抗议(Protest)是公众对美国专利申请提出第三方意见的两种可选的机制。

一、授权前异议(Third-party Pre-Issuance Submissions)

 美国专利法35 U.S.C. 122条提供了一种机制,确保在申请公布后,第三方可以对专利、已公布的专利申请或其他与审查专利申请潜在相关性的印刷出版物,提出第三方公众意见,即授权前异议(Third-party Pre-Issuance Submissions)。

根据《美国联邦法规》(Code of Federal Regulations,简称CFR),授权前异议(Third-party Pre-Issuance Submissions)必须在以下日期之前提出,以较早日为准:

a.授权缴费通知书发出之日;

b.首次公布之日起6个月;

c.审查过程中,审查员发出第一次审查意见之日。

也就是说,若要提出授权前异议,需先确定该申请是否已收到授权缴费通知书或审查员是否已发出审查意见通知书,因为即使公布未满6个月,如果遇到这两种情况,该程序也会提前关闭。如果没有这两种情况,提交人也应在公布日起6个月内尽早提出,以免意外发生,例如一系列材料准备好后提交时却遇到通知书下发,导致人力财力的浪费等等。

提交的文件包括

a.文件清单;  

如是美国专利,需列出专利号、第一发明人名称、授权日;    

如是美国专利申请,需列出专利申请公开号,第一发明人名称,公开日;    

如是外国专利或已发布的外国专利申请,需列出申请人、专利人、或第一发明人名称、适当的文件编号、专利或专利申请的公开日;    

如是非专利出版物,需列出作者、标题、提交页数、出版日、出版人和出版地,如果无从知晓出版日的,提交人必须提供出版的证明。

b.文件清单中每份相关文件的简要描述

c.除美国专利和美国专利申请出版物外,文件清单中每一项的清晰副本 ;

d.文件清单中非英文文件的英文翻译;

e.提交人的声明:包括提交人是没有义务按照§ 1.56对USPTO进行信息披露的第三方并符合35 U.S.C. 122(e) 和§ 1.290的要求。授权前异议(Third-party Pre-Issuance Submissions)大致流程如下图:

image.png

二、抗议(Protest)

公众提出抗议(Protest)是对美国未决申请提出第三方意见的另一种方式。

公众可以对未决申请提出抗议,如果抗议能充分识别专利申请,抗议将与申请文件相匹配。

该抗议需在申请公布日或授权缴费通知发出日之前提出的,以较早日为准。

有一种情况,如果该抗议附有申请人的书面同意,那么,在该案授权缴费通知发出日之前提出的抗议书将获得考虑(包括在申请公布日之后提出)。由于大部分案件都很难取得申请人的同意而提出抗议,因此,抗议(Protest)比授权前异议(Third-party Pre-Issuance Submissions)的提出时限更为严苛

提交的文件还包括:

a.声明。声明提出抗议的为实际利益方在申请中提交的第一份抗议书; 或为何提出第二次或后续抗议,与之前提出的抗议有何重大区别等;

b.文件信息清单。包含:    

如是美国专利,需列出专利号、第一发明人名称、授权日;    

如是美国专利申请,需列出专利申请公开号,第一发明人名称,公开日;    

如是外国专利或已发布的外国专利申请,需列出申请人、专利人、或第一发明人名称、适当的文件编号、专利或专利申请的公开日;   

 如是非专利出版物,需列出作者、标题、提交页数、出版日、出版人和出版地,和已知关于确认日期的其他信息。

c.文件清单中每份相关文件的简要描述;

d.除美国专利和美国专利申请出版物外,文件清单中每一项的清晰副本 ;

e.文件清单中非英文文件的英文翻译。需要注意的是,该抗议提交后不会收到专利局的相关通知,如果抗议未进入或失败,则会退回至抗议人处或在专利局选定处废弃。
总的来说,因美国国会指示美专局,如果有未收到申请人书面同意而由第三方提出公众意见或其他形式的反对意见的情况,需要对未决申请进行保护。因此在美国提公众意见的要求相比我国更为复杂和严格。提交人需要充分关注申请的时限,并尽早的提出第三方意见。

涉及的法律:Preissuance submissions and protests by third parties under 37 cfr 1.290 and cfr 1.291

作者:

四川力久律师事务所

国际部  徐佳丽